Der England and Wales High Court
(Cahncery Division) hat sich bei der
markenrechtlichen Beurteilung eines Offline-Sachverhalts mit den
AdWords-Urteilen des EuGH beschäftigt und sich an deren
Interpretation "versucht".
Zum einen ging es darum, ob bei der
Verwendung einer Marke nur im unternehmensinternen Email-Verkehr
bereits ein „use in the course of trade“ vorliegt. Das
Gericht analysierte die Ausführungen des EuGH dazu, dass Google
selbst beim Keyword-Advertising die als Keyword gebuchte Marke nicht
benutzt. Dies könne dahin interpretiert werden, dass bereits kein „use“
vorliegt oder dass dieser nicht „in the course of trade“
erfolgt. Der High Court gab der ersten Auslegung den Vorzug, weil es
um die Bereitstellung eines Werbesystems geht, bei dem der
Anzeigenkunde eine Marke benutzt. Dementsprechend soll die
Verwendung im internen E-Mail-Verkehr ebenfalls bereits kein „use“
der Marke sein. Soweit eher eine uninteressante Frage der
dogmatischen Verortung, die der High Court richtig entschieden hat.
Fragwürdiger sind die Ausführungen zu
einer Markenrechtsverletzung. Vereinfacht dargestellt, stritten sich
zwei Unternehmen, die beide das Wort „OCH“ in ihrer Firma führen.
Durch ein Schild am Gebäude des Beklagten, das auch das Wort „OCH“
enthielt, sind Personen der Fehlvorstellung erlegen, es handle sich
um ein neues Büro des Klägers. Ein solcher Irrum wäre recht schnell
aufklärbar gewesen und jeder Kunde hätte bemerkt, jedenfalls weit
vor dem Abschluss eines Vertrags, dass er es nicht mit dem
Markeninhaber zu tun hat. Genügt für die Annahme einer
Markenrechtsverletzung nun bereits, dass eine Verwechslungsgefahr
weit vor einem Vertragsschluss vorliegt? Vor allem in den USA wird
dieses Problem unter dem Stichwort einer „initial interest
confusion“ kontrovers diskutiert.
"initial interest confusion is a doctrine
which has been developing in U.S. trademarks cases since the 1970s,
which allows for a finding of liability where a plaintiff can
demonstrate that a consumer was confused by a defendant's conduct at
the time of interest in a product or service, even if that initial
confusion is corrected by the time of purchase."
Im Grundsatz ist die Doctrine in vielen
Gerichtsbezirken anerkannt, die inhaltlichen Voraussetzungen sind
jedoch noch recht schwammig:
"More recently, the doctrine of initial
interest confusion has been adopted by the 3rd Circuit
(see Checkpoint Systems, Inc v Check Point Software Technologies,
Inc 269 F.3d 270 (3rd Cir., 2001)), the 5th
Circuit (see Elvis Presley Enterprises, Inc v Capece 141 F.3d 188 (5th
Cir., 1998)), the 7th Circuit (see Promatek Industries
Ltd v Equitrac Corp 300 F.3d 808 (7th Cir., 2002)), the 9th
Circuit (see Brookfield and Playboy Enterprises, Inc v Netscape
Communications Corp 354 F. 3d 1020 (9th Cir., 2004)) and
the 10th Circuit (see Australian Gold, Inc v Hatfield 436
F.3d 1228 (10th Cir., 2006)); but the 4th
Circuit has declined to adopt it (see Lamparello v Falwell 420 F. 3d
309 (4th Cir., 2005) cert. den. 126 S. Ct. 1772 (2006));
while the position in the 6th Circuit is unclear (compare
PACCAR Inc v TeleScan Techs, LLC 319 F.3d 243 (6th Cir., 2003) with
Gibson Guitar Corp v Paul Reed Smith Guitars, LP 423 F.3d 539 (6th
Cir., 2005) cert. den. 126 S.Ct. 2355 (2006)). My impression is that
the doctrine is increasingly accepted in US law, but remains both
controversial in some quarters and uncertain as to its application
and scope even where it is accepted"
Der High Court überlegte nun, ob es auch
im europäischen Markenrecht eine „initial interest confusion“
gibt. Man wird wohl zustimmen müssen, dass die Verwechslungsgefahr
nicht auf den Zeitpunkt eines Vertragsabschlusses beschränkt sein
kann. Ein Markeninhaber kann auch dann beeinträchtigt sein, wenn
eine Markenbenutzung nie auf einen Geschäftsabschluss abzielt. Also
genügt es, wenn eine Verwechslungsgefahr irgendwann im Laufe der
Vertragsanbahnung / Werbung gegeben ist? Der High Court nimmt dies
schließlich nach einer Analyse der Rechtsprechung des EuGH an. Er
übersieht dabei aber meiner Meinung nach einige Ausführungen im
Portakabin-Urteil des EuGH. Dort hatte er in Bezug auf eine
Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion einer Marke
ausgeführt, dass es grundsätzlich nicht schädlich ist, wenn auf der
in der Anzeige verlinkten Webseite neben den Produkten des als Marke
gebuchten Markeninhabers auch andere Gebrauchtwaren angeboten
werden, sofern nicht der Wiederverkauf
dieser anderen Waren angesichts seines Umfangs, seiner
Präsentationsweise oder seiner schlechten Qualität erheblich das
Image herabzusetzen droht, das der Markeninhaber rund um seine Marke
aufzubauen vermocht hat. Alleine
der Blick auf den Inhalt der verlinkten Seite zeigt, dass zwischen
zwei Schritten eine so enge Verbindung bestehen kann, dass sie auch
nur zusammen beurteilt werden können. Online kann dies der Text der
Anzeige und Hinweise auf der verlinkten Webseite sein, Offline ein
Schild und eine sofortige Aufklärung der Fehlvorstellung bei
Betreten desselben. Der High Court scheint dieses aber anders zu
sehen.
Halten wir fest, dass die Interpretation
von Aussagen des EuGH mal wieder zu unterschiedlichen Auffassungen
führt (meiner und der des High Court ...) und dass der EuGH gut
daran tät, sich nicht so oft auf Orakelsprüche zu beschränken. Die
AdWords Urteile sind hier bislang ein Musterbeispiel dafür, wie es
nicht sein sollte.
