Es
ist nun schon etwas länger her, dass ich hier über das
Verfahren zwischen Tiffany und eBay berichtet habe (siehe
Tiffany v. eBay).
Am 1.4.2010 hat das Berufungsgericht über den Streit um
gefälschte Markenprodukte auf der Auktionsplattform
geurteilt, weitgehend das erstinstanzliche Urteil bestätigt
und zu Gunsten von eBay entschieden,
Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 2010 WL 1236315 (2d Cir.
April 1, 2010):
eBay
hat keine eigene Markenrechtsverletzung dadurch
begangen, dass es bei Suchmaschinen Werbeanzeigen geschaltet
hat, die Tiffany-Produkte anpreisen und die u.a. bei diesem
Keyword eingeblendet wurden. Ebenfalls unbedenklich sei die
Nennung der Marke Tiffany als Produktkategorie bei eBay.
Es
sei gängige Rechtsprechung des Second Circuit, dass eine
zulässige Benutzung einer Marke vorliegt, wenn dies
notwendig ist, um das eigene Produkt zu beschreiben und kein
falscher Eindruck einer Verbundenheit des Werbenden mit dem
Markeninhaber entsteht (siehe Dow Jones & Co. v. Int'l Sec.
Exch., Inc., 451 F.3d 295, 308 (2d Cir. 2006); see also
Polymer Tech. Corp. V. Mimran, 975 F.2d 58, 61-62 (2d Cir.
1992)). Auf eBay werden Produkte von Tiffany gehandelt.
Zudem weise Tiffany auf einer „About me“ Seite ausdrücklich
darauf hin, dass das Unternehmen seine Produkte selbst nur
über ihre eigenen Geschäfte, Kataloge und Webseiten
verkaufe.
Der
Second Circuit lehnte auch eine Beihilfe zu der
Rechtsverletzung der Anbieter von gefälschten
Tiffany-Produkten ab (contributory trademark
infringement) . Nach Inwood (Inwood Laboratories,
Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982); siehe
dazu auch Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.,
194 F.3d 980, 984 (9th Cir. 1999)) kommt eine Haftung in
zwei Konstellationen in Betracht:
-
Der Dritte hat zu der Markenrechtsverletzung angestiftet
(intentionally induces another to infringe a
trademark) oder
-
er
unterstützt jemanden, von dem er weiß, dass er
Markenrechtsverletzungen begeht (continues to supply
its [service] to one whom it knows or has reason to know
is engaging in trademark infringement).
Erstes hat Tiffany nicht geltend gemacht. Das Unternehmen
wirft eBay aber vor, nicht genügend gegen Angebote von
Fälschungen zu unternehmen, ohne vorher auf diese aufmerksam
gemacht worden zu sein. Es ist dabei unbestritten, dass eBay
auf Benachrichtigungen von Tiffany rechtswidrige Angebote
gelöscht hat.
Für
Tiffany war entscheidend, dass eBay wusste, dass seine
Plattform missbraucht wurde. Das Gericht musste sich also
damit beschäftigen, was unter „knowledge
or reason to know“ zu verstehen ist. Ein generelles
Wissen um Verletzungen der Marke von Tiffany genügte dem
Berufungsgericht jedoch nicht. An das Wissenselement seien
hohe Anforderungen zu stellen. Es komme auf die Kenntnis
konkreter Rechtsverletzungen an.
Schließlich hat Tiffany eBay irreführende Werbung
vorgeworfen (False Advertising; Section
43(a) of the Lanham Act prohibits any person from, "in
commercial advertising or promotion, misrepresent[ing] the
nature, characteristics, qualities, or geographic origin of
his or her or another person's goods, services, or
commercial activities." 15 U.S.C. § 1125(a)(1)(B)). eBay
bewerbe bei Suchmaschinen das Angebot von Tiffany Produkten,
obwohl das Unternehmen von dem massiven Problem gefälschter
Artikel wisse. Dieses Verhalten sei irreführend für Nutzer.
Der
District Court lehnte hier einen Anspruch aus drei Gründen
ab:
1. Es
liege ein zulässiger beschreibender Gebrauch der Marke vor.
Das Berufungsgericht widersprach: Auch bei einem
beschreibenden Gebrauch einer Marke könne eine irreführende
oder falsche Werbeaussage getätigt werden.
2.
eBay hatte keine Kenntnis von konkreten rechtsverletzenden
Angeboten. Das Berufungsgericht widersprach: Eine generelle
Kenntnis um das Problem gefälschter Markenartikel könnte an
dieser Stelle genügend sein.
3.
Wenn die Anzeige irreführend sei, dann nur wegen den
Anbietern der gefälschten Produkte, nicht wegen eBay. Das
Berufungsgericht widersprach auch hier: Dieser Punkt spiele
bei der Beurteilung einer unmittelbaren
Markenrechtsverletzung eine Rolle, hinsichtlich der
Werbeanzeige müsse sich eBay aber an den eigenen Worten
festhalten lassen.
Das
Berufungsgericht verwies die Beurteilung dieses Punktes an
den District Court zurück, der auf Basis seiner
Beweiserhebung und den getroffenen Vorgaben neu über den
False Advertising Anspruch
befinden soll. EBay gab das Gericht noch einen Hinweis mit,
wie eine Rechtsverletzung auf alle Fälle auszuschließen sei,
nämlich mittels eines Disclaimers! Fragt sich zum einen, wo
der angebracht sein soll (in der AdWords-Anzeige oder auf
der Zielseite) zum anderen, ob auf Werbung dann nicht gleich
verzichtet werden sollte. Oder was halten Sie von einer
AdWords Anzeige der Art „Tiffany-Produkte bei eBay – aber
auch Fälschungen!“
