Nachdem ich gestern noch einmal einen Überblick zu der Ausgangssituation in Sachen AdWords-Verfahren in den USA gegeben habe, komme ich zu der durchaus richtungsweisenden Entscheidung des United States Court of Appeals for the Second Circuit. Alle District Courts des Second Circuit, die bislang mit Keyword-Werbung beschäftigt waren, lehnten einen "use in commerce" ab und verwiesen auf das Urteil im Verfahren 1-800 Contacts v. WhenU.com. Zu Unrecht, wie sich jetzt herausgestellt hat. In dem Berufungsurteil arbeiteten die Richter die Unterschiede der beiden Werbesysteme genau heraus und kamen zu dem Schluss, dass bei der Verwendung einer Marke als Keyword ein "use in commerce" gegeben ist.

Im Verfahren WhenU wurde eine Pop-Up-Werbeanzeige eingeblendet, wenn ein Surfer auf eine Website aufgerufen hat, die zu der vom Werbekunden gewünschten Kategorie gehört. Damit war Auslöser für die Einblendung der Anzeige nicht die Marke an sich, sondern eine bestimmte Webadresse (die allerdings ggf. im Domain-Namen eine Marke als Bestandteil aufwies). Auch konnte der Werbetreibende nicht direkt einen Markennamen als Keyword kaufen. Anders bei Google, wo genau dies geschieht und das Unternehmen seinen Kunden ggf. dies auch noch mit dem Keyword Suggestion Tool vorschlägt.

 

Welche Konsequenzen wird die Entscheidung nun haben: Nachdem die Gerichte außerhalb des Second Circuit "use in commerce" in derartigen Fällen bislang schon angenommen haben, herrscht jetzt eine einheitliche Linie in den USA. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass die Verwendung einer fremden Marke als Keyword immer markenrechtswidrig sein muss. Das entscheidet sich am Merkmal der Verwechslungsgefahr. Und zumindest solange die Marke nicht auch im Text der Anzeige vorkommt, dürfte dies fraglich sein. Der Second Circuit hat sich zu dieser Frage nicht weiter äußern müssen: "We have no idea whether Rescuecom can prove that Google’s use of Rescuecom’s trademark in its AdWords program causes likelihood of confusion or mistake.". Google mag eine Niederlage eingesteckt haben; vor dem District Court, zu dem der Fall jetzt zurück geht (zumindest wenn Google nicht versucht, den Fall zum Supreme Court zu bringen, was als wenig wahrscheinlich betrachtet wird), wird das Verfahren eine Fortsetzung finden. Und dort sollten die Chancen eigentlich nicht schlecht stehen.

• Rescuecom Corp. v. Google Inc., 2009 WL 875447 (2d Cir. April 3, 2009)