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28.7.2008
Tiffany v. eBay - Contributory Trademark Infringement (Teil 3) |
Mittelbare Markenrechtsverletzung durch eBay
Kann eBay für markenrechtsverletzende Angebote
Dritter in den USA in die Haftung genommen werden?
Im Jahre 1982 hat der US Supreme Court im Fall
Inwood
Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories., Inc.
(456 U.S. 844, 856-59 (1982)) klargestellt,
dass neben dem unmittelbaren Rechteverletzer
auch weitere Personen unter bestimmten
Voraussetzungen für eine Markenrechtsverletzung
haftbar gemacht werden können. Dies komme zum
einen dann in Betracht, wenn der Hersteller oder
Vertreiber einer Ware einen Dritten zu der
Markenrechtsverletzung anstiftet (induces
another to infringe a trademark)) oder wenn
er diesen weiterhin mit der Ware beliefert und
weiß oder wissen müsste, dass dieser damit eine
Markenrechtsverletzung begeht (continues
to supply its product to one whom it knows or
has reason to know is engaging in trademark
infringement). Auf die zweite Alternative
hat Tiffany seine Klage gegen eBay gestützt.
Das Gericht stellte zwei Punkte in den
Mittelpunkt seiner Betrachtung. Zum einen die
Auslegung des Wissenselements und das Merkmal "product":
-
Die Haftung für eine contributory
trademark infringement setzt voraus,
dass der Dritte dem Rechteverletzer ein "product"
überlässt. Nun ist die Auktionsplattform in
diesem Sinne sicher keine Sache, doch wird
dieses Merkmal weit verstanden. In
Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession
Services, Inc. (955 F.2d 1143, 1152 (7th
Cir. 1992)) und
Fonosovia v. Cherry Auction, Inc. (76
F.3d 259, 265 (9th Cir. 1996)) wurde der
Betreiber eines Flohmarktes für den Verkauf
gefälschter Markenprodukte durch einzelne
Händler für haftbar gehalten. Letztlich kann
auch jede "Dienstleistung", die den
Rechteverletzer unterstützt, genügend sein
(siehe aus der Rechtsprechung dazu ferner
Int’l B.V. v. Ben-Menachem, No. 06 Civ. 3917
(RWS), 2007 U.S. Dist. LEXIS 95366, at *32 (S.D.N.Y.
Jan. 3, 2008); Polo Ralph Lauren Corp. v.
Chinatown Gift Shop, 855 F. Supp. 648, 650 (S.D.N.Y.
1994); Mini Maid Services Co. v. Maid
Brigade Systems, Inc., 967 F.2d 1516 (11th
Cir. 1992)). Allerdings nur unter einer
Einschränkung. Der Dritte muss eine direkte
Kontrolle über die Rechtsverletzung ausüben
(siehe dazu Lockheed Martin Corporation v.
Network Solutions, Inc.,194 F.3d 980, 984
(9th Cir. 1999); Perfect 10, Inc. v. Visa
Int’l Serv. Ass’n, 494 F.3d 788, 807 (9th
Cir. 2007)). Um diese zu verneinen genügt es
nicht, dass eBay die verkauften Waren nicht
wie ein Veranstalter eines Flohmarktes
kontrollieren kann. Das Gericht stellte
einerseits darauf ab, dass eBay den Verkauf
von Tiffany-Produkten auf seiner Website
forcierte (z.B. durch AdWords-Werbung), und
von diesen profitierte (im Rahmen der
Auktionsgebühren) , andererseits hinreichend
großen Einfluss auf die eingestellten
Verkaufsangebote ausübt und dabei auch den
Ausschluss bestimmter Produktkategorien
durchsetzt.
-
Tiffany wollte das Wissenselement so
verstanden wissen, dass auch Dritter für
Rechtsverstöße verantwortlich gemacht werden
können, die vernünftigerweise zu erwarten
sind ("infringing conduct can be
reasonably anticipated"). Der District
Court erteilte dem in Übereinstimmung mit
der überwiegenden Rechtsprechung eine Absage
(GMC v. Keystone Auto. Indus., No. 02-
74587, 2005 U.S. Dist. LEXIS 23168, at *35
n.21 (E.D. Mich. May 10, 2005); P&G v.
Haugen, 158 F. Supp. 2d 1286, 1294 (D. Utah
2001); Medic Alert Found. United States,
Inc. v. Corel Corp., 43 F. Supp. 2d 933, 940
(N.D. Ill. 1999); Lockheed Martin Corp. v.
Network Solutions, 175
F.R.D. 640, 646 (C.D. Cal. 1997); David Berg
& Co. v. Gatto Int’l Trading Co., 9
U.S.P.Q.2d (BNA) 1070, at *11 (N.D. Ill.
1988); a.A. Ciba-Geigy Corp. v. Bolar Pharm.
Co., 547 F. Supp. 1095, 1116 (D.N.J. 1982);
aff’d, 719 F.2d 56 (3d Cir. 1983)). Eine
solche Erweiterung sei vom Inwood-Urteil des
Supreme Courts nicht mehr gedeckt.
Ebenfalls konnte Tiffany das Gericht nicht
davon überzeugen, als to
one whom it knows or has reason to know
ein allgemeines Bewusstsein genügen zu
lassen, dass es auf der Plattform zu
Rechtsverletzungen kommt. Schon das Wörtchen
"one" lasse erkennen, dass auf eine
konkrete Rechtsverletzung einer bestimmten
Person abzustellen sei. Auch bestehe nach
Inwood keine Pflicht zum Handeln, wenn es
nur möglicherweise zu einer Rechtsverletzung
kommen könnte (should not be used to
require defendants to refuse to provide a
product or service to those who
merely might infringe the trademark.
Inwood, 456 U.S. at 861). Da eine nicht
unerhebliche Zahl der angebotenen
Tiffany-Produkte keine Fälschungen seien,
sah das Gericht das Merkmal als nicht
erfüllt an.
Schließlich folgte der District Court auch
nicht der Argumentation von Tiffany, dass
die Zahl der Rechtsverletzungen eBay zu
weiteren Maßnahmen hätten veranlassen
müssen. eBay habe sich blind gegenüber den
Verstößen gezeigt ("willfully blind to
evidence of infringement") und deshalb
wäre "reason to know" gegeben. Das
Gericht unterstrich, dass es auch bei einem
allgemeinen Bewusstsein von
Rechtsverletzungen auf der Plattform keine
gesetzliche Pflicht gebe, solche zu
verhindern. Eine solche Pflicht könne auch
nicht durch die Hintertür der von Tiffany
gewollten Auslegung zugelassen werden. Zudem
habe eBay über die Jahre seine Maßnahmen
gegen die Angebote gefälschter Markenartikel
kontinuierlich weiter entwickelt.
-
Wenn eBay von einem rechteverletzenden
Angebot benachrichtigt wurde, entfernte das
Unternehmen dieses. Damit ist es seinen
Pflichten aus Inwood nachgekommen. Bei
Kenntnis besteht nur eine Haftung, wenn die
Plattform weiter bereitgestellt wird ("continues
to supply")
Fazit: Nach US-amerikanischem Recht ist eBay
nicht verpflichtet, von sich aus proaktive
Maßnahmen gegen Produktpiraterie zu ergreifen.
Es liegt am Markeninhaber Rechtsverstöße auf der
Auktionsplattform zu melden. Dann ist eBay
verpflichtet, die Angebote zu löschen. Ansonsten
rutscht das Unternehmen in eine Haftung für eine
contributory trademark infringement.
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