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Ein Markeninhaber kann nach 15 U.S.C. §§ 114, 1125 den Gebrauch seiner Marke untersagen, wenn diese die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung mit anderen Marken zur Folge hat. Ob der Gebrauch einer Marke als Keyword im Rahmen des AdWords Programms untersagt werden kann, wird in der US-Rechtsprechung uneinheitlich gesehen. Auf die Urteile habe ich hier immer wieder hingewiesen. Heute möchte ich die Entscheidungen etwas systematisieren und die Problemschwerpunkte herausarbeiten.

Eine Markenrechtsverletzung nach dem Lanham Act hat fünf Tatbestandsvoraussetzungen:

1. Der Anspruchsteller muss Inhaber des Markenrechts sein.

2. Der Anspruchsgegner hat die Marke gebraucht.

3. Dies muss im geschäftlichen Verkehr erfolgt sein.

4. Die Marke muss im Zusammenhang mit einem Angebot zu einem Verkauf, dem Vertrieb oder der Werbung für Waren oder Dienstleistungen benutzt worden sein.

5. Die Benutzung muss die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung mit anderen Marken zur Folge haben.

Die unterschiedlichen Entscheidungen in den USA gehen auf eine unterschiedliche Auslegung des Begriffs "use" zurück. Gerichte im Second Circuit haben diesen durchweg verneint:

• S&L Vitamins Inc. v. Australian Gold Inc., E.D.N.Y., No. 05-cv-1217, 9/30/07
• Fragrancenet.com Inc. v. Fragrancex.com Inc., 439 F. Supp. 2d 545 (E.D.N.Y. 2007) (12 ECLR 653, 7/18/07)
• Site Pro-1 Inc. v. Better Metal LLC, U.S. Dist. LEXIS 34107 (E.D.N.Y. May 9, 2007) (12 ECLR 459, 5/16/07)
• Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting Inc., 431 F. Supp. 2d 425 (S.D.N.Y. 2006) (11 ECLR 375, 4/5/06)
• Rescuecom Corp. v. Google Inc., 456 F. Supp. 2d 393 (N.D.N.Y. 2006) (11 ECLR 992, 10/4/06)

Die Ablehnung geht zurück auf eine Entscheidung des Second Circuit Court of Appeal (1-800 Contacts Inc. v. WhenU.com, 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005) (10 ECLR 678, 7/13/05), in der eine Benutzung einer Marke im Zusammenhang mit Pop-Up-Werbeanzeigen verneint wurde. Jedoch konnten Werbekunden hier das Erscheinen ihrer Anzeige nur bei einer bestimmten Kategorie von Webseiten buchen, nicht bezogen auf eine spezielle Marke.

Gerichte außerhalb des Second Circuit gehen daher von einem "Use" im Sinne des Lanham Acts aus:

• Government Employee Ins. Co. v. Google Inc., 330 F. Supp. 2d 700 (E.D. Va 2004) (9 ECLR 772 9/15/04)
• Google Inc. v. American Blind and Wallpaper Factory Inc., No. 03-05340 (N.D. Cal. March 30, 2005) (10 ECLR 361, 4/6/05)
• 800-JR Cigar Inc. v. GoTo.com Inc., D.N.J., Civil Action No. 00-3179, 7/17/06
• Buying for the Home v. Humble Abode LLC, D.N.J., No. 03-2783, 10/20/06; (LLC, No. 03-CV-2783 (JAP) (D. N.J. Stipulation and Order of Settlement filed Feb. 16, 2006).
• Edina Realty Inc. v. MLSonline.com, Civ. 04-4371, 2006, WL 737064 (D. Minn. March 20, 2006)
• J.G. Wentworth v. Settlement Funding LLC, E.D. Pa., No 06-0597, 1/04/07
• Boston Duck Tours, LP v. Super Duck Tours, LLC, 2007 WL 4465464 (D. Mass. Dec. 5, 2007)

Das Urteil auf das sie sich beziehen, hat aber auch eine Schwäche. Zwar hat der Ninth Circuit im Fall Playboy Enter. Inc. v. Netscape Communications Corp. 354 F. 3d 1020 (9th Cir. 2004) (9 ECLR 55 1/21/04) eine Markenrechtsverletzung bei der Einblendung von Werbebannern angenommen, doch erfolgte im Urteil lediglich eine ausführliche Diskussion einer Verwechslungsgefahr und wurde der "Use of Commerce" praktisch nicht diskutiert. Ob das Gericht darin kein Problem sah oder weil es die Frage schlicht übersehen hat, bleibt offen.

Die Gerichte die einen "Use in Commerce" angenommen haben, hatten als nächstes eine Verwechslungsgefahr zu diskutieren und sahen für diese zumeist keinen genügenden Hinweise, so Government Employee Ins. Co. v. Google Inc., E.D. Va., No. 1:04cv507 (LMB/TCB), bench ruling 12/15/04, Google Inc. v. American Blind and Wallpaper Factory Inc., No. 03-05340 (N.D. Cal. March 30, 2005) (10 ECLR 361, 4/6/05: no likelihood of confusion when the ad does not display the third-party-mark), J.G. Wentworth v. Settlement Funding LLC, E.D. Pa., No 06-0597, 1/04/07. Anders im Fall Edina Realty Inc. v. MLSonline.com, Civ. 04-4371, 2006, WL 737064 (D. Minn. March 20, 2006). Dort konnte der Kläger darlegen, dass potentielle Kunden MLSonline per Mail oder Telefon kontaktiert hatten und über die Verflechtung der beiden Unternehmen verwirrt waren. Von dieser speziellen Situation abgesehen, dürfte eine Verwechslungsgefahr allenfalls dann anzunehmen sein, wenn die Marke nicht nur als Keyword verwendet wird, sondern zudem in dem Text der Werbeanzeige erscheint.

Eine genauere Auflistung mit Hinweisen zum Verfahrensgang der wichtigsten Prozesse werde ich im Februar auf der englischsprachigen Links & Law Webseite veröffentlichen. Mit Spannung zu erwarten ist dieses Jahr das Berufungsverfahren im Fall Rescuecom. Sollte der Second Circuit hier auf die Annahme von "use" im Sinne des Lanham Acts umschwanken, bestände in diesem Punkt plötzlich Einigkeit unter den US-Gerichten und würde sich die Diskussion auf die Verwechslungsgefahr konzentrieren.

 

   

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